Gastbeitrag des Rechtsanwalts Hagen Hild
„keine-vorwerk-vertretung.de“ verletzt die Marke „Vorwerk“
Wird eine Marke innerhalb einer Domain erwähnt, wandelt der Domaininhaber auf einem schmalen Grat zwischen erlaubter Abgrenzung und unzulässiger Markennutzung. Die Domain „keine-vorwerk-vertretung“ verletzt Rechte des Inhabers der Marke „Vorwerk“. Trotz der inhaltlichen Distanzierung soll hier eine gedankliche Verknüpfung zur geschützten Wort-Bild-Marke entstehen. Nach jahrelangem Rechtsstreit stützte der Bundesgerichtshof diese Auffassung des Oberlandesgerichts aus Köln. Ein Unterlassungsanspruch gegen den Domaininhaber wurde jedoch verneint - zumindest vorerst.
Was ist passiert?
Die Klägerin produziert und vertreibt Staubsauger und hierfür bestimmte Ersatzteile und Zubehör. Für diese Waren ist zu ihren Gunsten bereits seit 1981 die Wort-Bild-Marke „Vorwerk“ eingetragen. Das gleichnamige Unternehmen hat erzielt Milliardenumsätze und hat insbesondere auf dem deutschen Markt den Status einer „Staubsauger-Legende“ inne.
Der Beklagte ist Inhaber der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ und betreibt hierunter einen Online-Shop, über den er gebrauchte oder als generalüberholt und gebraucht bezeichnete Staubsauger der Klägerin verkauft. Über die Seite ist außerdem Zubehör und Ersatzteile für Produkte der Klägerin – insbesondere auch von Drittherstellern – erhältlich.
Die Klägerin warf dem Beklagten vor, er nutze die Domain blickfangmäßig bezogen auf die Bezeichnung „Vorwerk“. Er bediene sich damit gewissermaßen der Bekanntheit und des guten Rufs der unter der Marke „Vorwerk“ vertriebenen Produkte und locke Kunden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen auf seine Website. Der Kläger hingegen wies diese Anschuldigung mit der Begründung zurück, er wolle anhand der Domain lediglich deutlich machen, dass er in keiner vertraglichen Beziehung zur Klägerin stehe. Neben dieser abgrenzenden Funktion habe die Internetseite durch die langdauernde Nutzung – bereits seit 2006 ist er Inhaber der Domain – ein besonders gutes Rating erreicht, das durch die Änderung zerstört würde. Doch gerade die gute Position in den Google-Suchergebnissen stelle einen schutzwürdigen Besitzstand dar, der ihm nicht einfach genommen werden dürfe. Das Landgericht Köln gab der Klägerin Recht und bejahte einen Unterlassungsanspruch gerichtet auf die Verwendung der Domain (Urteil vom 21.07.2015, Az.: 81 O 152), die Berufung wies das Oberlandesgericht Köln als unbegründet ab (Urteil vom 30.09.2016, Az.: 6 U 131/15). Der Domaininhaber rief daraufhin den Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz an.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Der BGH bestätigte die Ausführungen der Vorinstanzen und musste schlussendlich dennoch den Unterlassungsanspruch der Klägerin verneinen. Der BGH verwies die Sache zurück an das OLG Köln.
Eine markenmäßige Benutzung liegt durch die Verwendung der Domain in jedem Fall vor. Es ist dabei vollkommen ausreichend, dass die beteiligten Verkehrskreise, etwa Nutzer der Google-Suche, die beiden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen. Sowohl Marke als auch Domain beinhalten das Wort „Vorwerk“, zudem sind die angebotenen Waren identisch. An dieser Beurteilung ändern auch die beschreibenden Zusätze „keine…Vertretung“ nichts, da allein durch den Wortbestandteil „Vorwerk“ die gedankliche Verknüpfung hergestellt wird. Inhaltlich betrachtet sei der Domain ohnehin nichts weiter zu entnehmen, als dass der Domain-Inhaber kein Vertreter der Klägerin sei. Dies schließt zwar aus, dass der Beklagte zur Vertriebsstruktur der Klägerin gehöre, nicht ausgeschlossen ist damit, dass es sich um einen freien Händler handelt, der Originalprodukte von Vorwerk anbietet. Diese inhaltliche Abgrenzung verhindere dabei keinesfalls die gedankliche Verbindung.
Einen nach den bisherigen Ausführungen gegebenen Unterlassungsanspruch scheiterte nach dem BGH auch nicht an der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG. Danach kann die Nutzung nicht untersagt werden, wenn diese notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Die Notwendigkeit ist gegeben, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann. Dabei muss die Markennutzung die einzige Möglichkeit darstellen, die Information bereitzustellen. Der BGH führt hierzu aus, dass die Grenze der notwendigen Leistungsbestimmung dort zu sehen sei, wo sich der Dritte durch die Verwendung in „den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke“ begibt. Vorliegend folgte der BGH der Ansicht des Berufungsgerichts. Der Beklagte hätte ohne weiteres die Möglichkeit gehabt, einen Hinweis auf der Website selbst an zwar weniger prominenter, aber hinsichtlich Abgrenzung genauso effektiver, Stelle zu platzieren. Aufgrund gewählter Domain müsse er sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, dass die Verwendung der Marke nicht nur eine notwendige Leistungsbestimmung darstelle, sondern, darüberhinausgehend, nicht notwendige Werbewirkung entfalte.
Der Beklagte versuchte sich dagegen zu wehren, indem er die Verwirkung des Anspruchs geltend machte. Nach allgemeinen Grundsätzen ist die Verwirkung zu bejahen, wenn die Domain mit beinhalteter Marke über einen längeren Zeitraum genutzt wurde, dadurch ein Zustand geschaffen wurde, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat und der Verletzte mit seinem Verhalten die Entstehung des Zustands erst ermöglicht hat. Für den Beginn der längerdauernden Benutzung verlangte der BGH keine positive Kenntnis, vielmehr sei bei Dauerhandlungen auf den Beginn der erstmaligen Nutzung abzustellen. Damit beginnt die Frist mit erstmaliger Benutzung des Domainnamens „keine-vorwerk-vertretung.de“. Der Beklagte versäumte es jedoch den beachtlichen Wert des bestehenden Zustands zu beziffern. So machte er sein Google-Rating, sowie die Existenz von tausenden Bestandskunden geltend. Der BGH monierte jedoch, dass allein dadurch der Wert des Besitzstandes nicht zu beurteilen sei und lehnte die Verwirkung ab.
Schlussendlich verneinte der BGH jedoch den Unterlassungsanspruch, weil die Berufungsinstanz es versäumt hatte, den Tatbestand der Erschöpfung gem. § 24 MarkenG zu prüfen. Erschöpfung hinsichtlich aller verletzenden Handlungen tritt ein, wenn die Ware bereits in einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist. Mit einer Marke gekennzeichnete Waren können damit bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden. Dies gelte allerdings nur für Waren. Auf diese müsse konkret Bezug genommen werden. Die Werbung dürfe damit nicht unternehmensbezogen erfolgen.
Der BGH verwies die Sache zurück an das OLG Köln, das nun die Erschöpfung gem. § 24 MarkenG zu prüfen hat.
Fazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Markennutzung erlaubt sein kann - allerdings nur, wenn dies notwendig ist.
Eine hinreichende Leistungsbestimmung des Werbenden kann eine Benutzung unerlässlich machen. Dem steht jedoch die Werbewirkung der Marke gegenüber. Wer sich auf eine solche privilegierte Nutzung beruft, muss Alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers – wenn möglich – zu vermeiden. Hier muss ein Ausgleich geschaffen werden. Die Leistungsbestimmung findet ihre Grenze in der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Marke. Im Rahmen der Rückverweisung erfolgte der ausdrückliche Hinweis des BGH, dass die Markennutzung im Rahmen der Domainbezeichnung dann als unlautere Ausnutzung des Renommees der Klagemarke anzusehen sei, wenn sich deren Bekanntheit bei der Bewerbung des Onlineshops in einer Weise zunutze gemacht wird, die das oben dargestellte, erforderliche Maß übersteigt. Dies wird im Regelfall erfolgen.
Bemerkenswert sind auch die Ausführungen bezüglich der Verwirkung. Hierbei muss nicht eine positive Kenntnis des Markeninhabers von der Nutzung der Domain vorliegen, sondern es kann aufgrund einer Marktbeobachtungspflicht auch eine fahrlässige Unkenntnis des Markeninhabers genügen. Wer in solchen Fällen seit längerem ungestört eine Domain nutzt und sich einem Markenverletzungsverfahren gegenübersieht, kann sich grundsätzlich auf Google-Rating sowie Anzahl der Bestandskunden, die die Domain kennen, stützen. Hier ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass der „Wert“ der über die Jahre erlangten Position in Zahlen dargelegt wird. Dabei ist etwa von Belang, welcher Betrag in Werbung investiert werden müsste, um eine ähnliche Bekanntheit (wieder) zu erlangen.
Die vollständige Besprechung der Entscheidung finden Sie unter: https://www.kanzlei.biz/keine-vorwerk-vertretung-de-verletzt-die-marke-vorwerk-bgh-28-06-2018-i-zr-236-16/
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